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漫谈商标撤销三年不使用

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【作者:李笑冬】在《商标法》系统内,“撤销三年不使用案件”程序相对简单。我本来是想写一篇小文章,写着写着,就变成了一万多字。裹脚布太长,只能分成几个部分,放在博客里。

“撤销三年不使用”理论依据与基本程序简要说明

一、“撤销三年不使用”的理论依据

我国《商标法》第四十四条第(四)项规定:使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标:……(四))连续三年停止使用的。

此条法律规定对应于实践中的案件类型全称为“撤销连续三年停止使用注册商标的申请”,简称为“撤销三年不使用”,俗称为“撤三”。

“商标权”(严格地讲,在我国,应称为“注册商标专用权”)是一种“知识产权”。“知识产权”虽然名为“产权”,但其性质不同于“物权”之所有权,更贴切的说法应当是“一段时间内的垄断特权”。“时效性”原本就是商标权的天生特点之一。

商标权人,虽然没有必须使用其注册商标的义务(如果使用就应当规范使用),但是,一段时间(法定为三年)经过后,商标权人如果持续不使用一枚注册商标,就会产生让渡这枚商标权利的义务。

商标权客体的表现形式,文字、图形等等,通常被视为是一种资源。以汉字为例,我国的常用汉字只有约3000多个,其中褒义的汉字数量相对更少。而我国的商标注册申请数量,连续多年均超过100万件(为全球第一)。注册商标的数量越来越多(所形成的权利越来越多),后来的企业绕开这些既有权利,去创造新商标的可用资源相对就越来越少。从这个角度看,商标权客体的表现形式可谓是一种宝贵的资源。

商标权人取得了针对这种“资源”的垄断,却又不实际使用,即,拒绝使其发挥应有的资源效应,那么商标权人就理应将这种资源“还给”社会,亦即,这枚商标的注册应当被撤销。从这个角度看,“撤销三年不使用”也是一种商标资源进行合理化再分配、使资源充分发挥效应的重要机制。

二、“撤销三年不使用”案件的基本程序简要说明

1、程序的启动:

目前,在我国,“撤销三年不使用”程序的启动应基于“申请人提交申请”。若没有“申请人提交撤销三年不使用申请”,商标局不会主动去撤销一枚注册商标。

申请人针对一枚注册商标提出“撤销三年不使用申请”,需要向国家递交规费(官费)1000元。外国的企业或者个人,需委托中国的商标代理组织进行。

申请人需要提交一份《撤销连续三年停止使用注册商标的申请书》,并书面说明一下这枚商标“不使用的情况”。

2、举证责任分配:“注册商标不存在连续三年停止使用情形的举证责任由商标注册人承担”。

3、举证应针对的3年期间:自撤销三年不使用申请人(以下简称“撤三申请人”)递交撤三申请之日,向前追溯3年。例如,某撤三申请人在2012年8月21日递交了“撤销三年不使用申请”,商标局要求注册人提供实际使用证据的3年期间是:2009年8月21日至2012年8月20日。

4、一枚注册商标,只有注册时间超过3年之后,才可以对其提出撤三。需要特别说明的是,如果一枚注册商标,取得注册之前曾经遇到过异议或异议复审,可以对其提出撤三的“满三年”应当自异议裁定或异议复审裁定生效之日起计算。

5、撤三流程及时间

商标局受理撤销三年不使用申请后,给注册人下发《关于提供注册商标使用证据的通知》,要求注册人自收到这份通知书之日起2个月内提交该注册商标的实际使用证据。

注册人按期提交其注册商标的实际使用证据。商标局收到证据材料后,进行证据审查和事实认定。如果审查认定该证据可以证明注册商标在指定3年期间内有实际使用,会下发一份“商标注继续有效的决定书”,反之,会下发“撤销商标注册的决定书”。

对于商标局做出的撤销决定或者维持决定,注册人以及撤销申请人,如果不服,均可以向商标评审委员会提出“撤销复审申请”。

三、“撤销三年不使用”程序被启动的主要(常见)“起因”:

在后的商标注册申请人,发现难以克服在先相同近似商标的障碍,于是启动对在先商标的“撤销三年不使用”,亦即,撤三申请人,主要(常见)就是在后商标的申请人。

撤三申请人递交撤三申请的时间点,有的是在“在后商标注册申请”之时、甚至之前,这种情况往往针对:在后商标与在先商标基本相同或者极其近似,通过商标检索已经可以确认这枚在先商标必然要被引证出来,因此提前准备撤三,争取在商标局实质审查“在后商标”之前,就已经撤销了“在先商标”的注册。

更多的撤三,发生在“在后商标”已经被商标局引证在先商标予以驳回之后,在后商标申请人一方面对引证商标提出撤销三年不使用申请,另一方面,就自己的在后商标向商标评审委员会提出驳回复审申请。复审理由往往是“在先引证商标,将会因连续3年停止使用而被商标局撤销注册”(递交申请的同时请求商评委等待商标局就撤销案件的审理结果)。

商标局对在先注册商标的撤销三年不使用申请,目前通常需要1年或2年左右的时间,而商标评审委员会审理在后商标的驳回复审,需要1年半左右的时间,即,当商评委实质审理在后商标的驳回复审时,商标局有一定的可能已经对引证商标做出了撤销其注册的决定。如此安排,真可谓是在后商标克服在先引证商标障碍的“完美的杀手锏”。

而有的时候,也会发生((目前是常常发生)商标局就引证商标的撤三审理,晚于商评委就在后商标的驳回复审审理。(下面的段落还会具体阐述这一情况。)

又不得不说的是:确实有一些在后商标的申请人为了提高驳回复审的成功几率,几乎是在“滥用”撤三这个程序。有的时候,明明通过主张商标不近似就可以取得复审成功,也要针对商标局驳回决定的引证商标提出撤三,其实结果却是:商评委复审认定两枚商标不近似。(而引证商标注册人失去了商标。)

“撤销三年不使用”程序方面的几个问题

一、“撤销三年不使用”之“全部撤销申请”与“部分撤销申请”。

“撤销三年不使用”申请,既可以针对这枚注册商标的全部的核定使用商品,也可以针对这枚商标的一项或者其中几项核定使用商品。如果“撤销三年不使用”是针对注册商标的其中一项或者几个项目,那么注册人所举实际使用证据,必须针对该项或该几项商品,就其他商品项目的举证是无效的。

在笔者的同行中有人说:在商标局审理阶段,如果“撤三”是针对注册商标的全部指定使用商品(全部撤销),那么,注册人举证证明该注册商标在其核定的任何一项商品上有实际使用,就可以维持(“保住”)这枚商标就其全部核定商品的注册。需要强调的,这是笔者听来的一种说法,迄今尚无官方意见)。

“撤销三年不使用”,若准确锁定具体的单个或某几个商品项目,基本上会大大提高注册人举证的困难程度,撤三成功的几率也将大大提升。

二、在商标局审理阶段,撤三申请人无法看到商标注册人提供的证据材料。

尽管撤销三年不使用案件,是应撤三申请人的申请而启动的,但商标注册人提交给商标局的注册商标实际使用证据,是不制作副本的,亦不会转发撤三申请人进行质证。在商标局审理阶段,撤三申请人无法看到商标注册人究竟提交了什么样的使用证据材料。(虽有据说,可以办理阅卷申请,但阅卷的操作流程没有统一的说法。又据说,只有商标权利人可以阅览与其自己的注册(或申请中)商标相关的案卷。按此说法,撤三申请人更是无法阅卷。)

对于商标局做出的撤销注册或者维持注册决定,注册人以及撤三申请人,如果不服,均可向商标评审委员会提出“撤销复审申请”。在商标评审委员会的审理阶段,商标评审委员会按照评审规则,需要进行证据材料的质证,因此,原撤三申请人,可以通过复审程序,见到商标注册人所提交的证据材料。

需要探讨分析的是:商标注册人在商标局审理阶段,向商标局提交了其商标的实际使用证据(这证据撤三申请人是看不到的),商标局单方面看到证据,认定该商标注册继续有效,撤三申请人不服,向商评委提出了撤销复审,这个时候,商标注册人手中已经没有了实际使用证据——因为证据之前都已经交给了商标局(尤其是有一些原件证据,没有备份)。情况变为,商评委没有见到商标注册人的实际使用证据,也无法向撤三申请人转发证据质证,而撤三申请人表示,如果没有见到证据,无法质证,就不承认其证据的效力。商评委又该如何安排案件的审理?是否商评委应主动前往商标局调取证据,或者商标局应主动将有关证据移送商评委?

是否可以说,因为商标注册人已经将(没有经过撤三申请人质证的)证据交给商标局,所以,在评审程序中,商标注册人就可以怠于提交、甚至不提交使用证据?

再换个更彻底的角度看,当撤三申请人提出撤销复审后,商标注册人(其商标之前已经被商标局决定予以维持注册)有权不进行答辩?不提交证据材料?

三、“撤销三年不使用”的“撤回”问题。

在实践中,撤三申请人,可以撤回其提出的撤销三年不使用申请。但其操作需要关注几个时间段因素:

1)自撤三申请人递交撤销申请、商标局受理其申请起,至商标局向商标注册人发出《关于提供注册商标使用证据的通知》,这中间往往会有几个月(1个半月至5个月左右)的时间,亦即,在商标局发出提供使用证据通知书之前,撤三申请人可以向商标局撤回其撤三申请;

2)自商标局向商标注册人发出《关于提供注册商标使用证据的通知》起,至商标注册人提交使用证据,这中间有2个月多一点的时间,在这段期间,撤三申请人能否被允许撤回撤三申请,相对模糊。笔者也尚未求证到特别明确统一的答案。

3)商标注册人提供商标使用证据的2个月期间经过之后,撤三申请人能否撤回撤三,取决于商标注册人是否提交了商标的使用证据:如果注册人按期提交了商标实际使用证据,则撤三申请人可以撤回其提出的撤三申请;但如果商标注册人没有向商标局提交商标实际使用证据,则撤三案件应转变为商标局必须审理阶段——因为这是法定的商标应被撤销的情形,案件审理已经不受撤三申请人的控制了,此时撤三申请人无法撤回其所提“撤三”申请。

提到撤三之撤回,不得不再说说,苹果公司的IPAD商标案。苹果公司在与唯冠公司发生诉讼之前,就已经对唯冠公司的“IPAD”(1590557号注册)商标提出了撤销三年不使用申请。(不排除,6000万美元这个转让价位,也是受到了唯冠公司IPAD商标被提出撤销三年不使用申请的影响。)

现在,原来属于唯冠公司的IPAD商标,已经被转让至苹果公司的名下了——现在,属于苹果公司名下的IPAD商标,之前已被苹果公司提出了撤销三年不使用。着实不知,苹果公司是否能做到成功地撤回其对已经转让至自己名下的IPAD商标所提的撤销三年不使用申请。如果唯冠公司之前安排了举证,也许苹果公司撤回撤三会比较顺利。但,商标局通过证据审查,认定,之前唯冠公司所提交的证据材料,确实不能证明IPAD商标的实际使用——这枚IPAD商标是否应该撤销?

商标局要求注册人提供IPAD商标的实际使用的所针对3年期间,IPAD的权利人是唯冠公司(这一点不会因为苹果公司后来受让这枚商标而改变。)

(还好的一点是,苹果公司只是对唯冠公司原来的两枚IPAD商标中的其中一枚提出了撤三,而对另外一枚具有艺术字体的商标则没有“撤三”。这种安排,在目前看来,应当是比较合理的。但其实这在当时肯定是险棋一招。因为这两枚IPAD商标本身应该是近似商标——除非苹果公司当初就准备力争IPAD与IPAD(艺术字体)不构成近似。)

四、商标注册人与撤三申请人的协商以及可能的风险

建立在撤三可以在实践中被撤回的基础上,商标注册人与撤三申请人之间也存在协商的可能。(商标注册人与撤三申请人的协商,往往是由商标注册人发出要求,这里面的前提是,商标注册人与撤三申请人取得联系,而这一点在隐名代理的情况下,变得困难。)

现实中确实发生的情况是:商标注册人确实一直都在实际使用其注册商标,但其却因为种种疏忽没有固定好相关的实际使用证据,拿不出符合采信要求的证据。商标一直都在实际使用,却有面临被撤销注册的风险,这个时候,商标注册人还有一种解决方案是:与撤三申请人协商,争取其撤回撤三申请。

现实中也确实发生的情况是:在先注册商标与在后申请商标,其实有较为明显的区别,各自商品所在的市场也不同,其实不会发生市场混淆。另一方面,在先商标与在后商标本身就有很大的可能可以不判为近似。

如果商标注册人与撤三申请人协商成功,较为常见的成果是:商标注册人为在后商标申请人就在后商标的注册申请,出具同意书(其实质,是由商标注册人出面,向商标评审委员会指出:在后商标与其在先商标不构成近似——针对在后商标,主动放弃对其在先商标的专用权保护),以此换取撤三申请人撤回其撤三申请。

如果商标注册人事实上确实有实际使用其注册商标、并且在后商标与在先商标并存注册,着实不易于引发相关公众的混淆和误认。于事实层面上,双方协商,以同意书换取撤回撤三,就是一个可谓双方共赢、并且是合情合理的共赢局面。

但是,仍有必要分析指出用同意书换去撤回撤三,对于商标注册人以及在后商标申请人的风险:

如果商标评审委员会根据《商标评审规则》第八条(在商标评审期间,当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在顾及社会公共利益、第三方权利的前提下,当事人之间可以自行以书面形式达成和解,商标评审委员会也可以进行调解)之规定,认可了“同意书”,在后商标可以取得初步审定。

但是,一定要了解的是:不是所有的同意书,都能被商评委接受。对此,近期内比较有名的案件是:大众汽车公司申请“途安”商标,虽然取得了在先“安途”商标注册人出具的“同意书”,但其“途安”商标仍然被驳回了。

(在商评委阶段,商评委没有接受“安途”给“途安”的同意书,北京市第一中级人民法院也没有接受“同意书”,但一中院判决商标不近似,这一认定可以说很少见,尤其是“途安”与“安途”这种中文左右认读的情况,几乎很难找到不判为近似的在先例证。笔者的个人看法是,“安途”给“途安”的同意书,形式上没有发挥作用,但实质上对于支持商标不构成近似,还是起到了很大的作用。)

以撤回撤三换取同意书,后商标申请人(撤三申请人)一定要充分分析、准确判断,其取得的“同意书”是否能被商评委接受。判断标准是:商标的近似程序、商品的类似程度。基本规律是:如果商标基本上一摸一样,商品相同,运作同意书没有意义,因为这种同意书基本上不会被接受。其中的思维方式是:就算商标权利人之间达成了协议,商评委也不能任由市场上发生混淆和误认,这是《商标评审规则》所指的“对公众利益的顾及”。

五、对在先(引证)商标的撤三与在后商标的驳回复审案件的审理时间衔接问题

前已说明,撤三案件往往由在后商标申请人发起,在先商标的撤三案件(由商标局审理)与在后商标的驳回复审(由商标评审委员会审理),由不同的部门审查,所针对的商标也不是同一枚,必然会存在一个审理进度上的时间差。

如果商标局审理撤三案件的速度快于商评委审理驳回复审,这个时间差对于在后商标申请人就是有利的,在先商标不存在了,在后商标自然会通过复审取得初步审定。

商标局的审查快于商评委,这是几年前的情况。但最近几年的情况确实,商标局审理撤三的速度常常慢于商评委审理驳回复审。根据商标局主办的商标网所显示的信息,撤三案件通常需要1年至2年的时间——这个时间已经比商评委审理驳回通常的1年至1年半的时间要长了。

由此产生的问题是:商评委审理在后商标的驳回复审时,在先商标的撤三案件尚未有结果。之前代理组织多次遇到,商评委不等待商标局的撤三审理进程,就直接以“我委评审之时,引证商标仍为有效注册商标”而认定在后的商标应被驳回。商评委的拒绝等待,实质可能将申请人之前所提撤三的努力变成白费。

有意思的情况居然是:商评委拒绝等待商标局的撤三决定结果,就直接完成驳回复审审理,驳回在后商标,而这之后,商标局却又决定在先的引证商标予以撤销。这种局面显然又构成了对在后商标的实质上的不公平。

笔者认为,如果商标局可以加快撤三案件的审理速度,或者商评委做到等待商标局的撤三决定,都可以有效避免上述问题的发生。

对在后商标申请人而言,如果感觉到商标局审理撤三案件的速度慢于商评委审理驳回复审,有效的应对方案是:在既有商标申请的基础上、一定要赶在商评委复审决定(判在后商标应被驳回)做出之前,就其商标迅速补进一个新的注册申请(二次申请)。这样做的好处是,可以确保之前所提撤三的成功的“成果”不会沦为“他人的嫁衣裳”。

六、操作层面的上的“隐名代理”问题

不同于商标异议和商标争议案件的一点是,撤销三年不使用案件的申请人,常常是一个表面上与商标注册人毫不相关的个人或者公司(有的时候是一家商标代理公司),这种类似于“隐名代理”的行为,目的是为了将“在后的商标注册人”“藏起来”,防止商标注册人可能的类似于报复的行动(比如当在后商标通过初步审定后,原来的商标注册人也可以提出异议,阻碍其顺利注册)。

“隐藏”效果最好的,当然是与在后商标申请人难以发现其关联的个人,次之是无法找到关联的企业。“隐藏”效果较差的是,在后商标申请人的代理组织,遭到撤三的商标注册人,完全可以通过商标检索发现在后商标。

“隐名代理”虽然可以在一段时间里,暂时“保护”在后商标的信息。但“隐名代理”本身也可能产生不少的问题,例如,隐名代理,切断了商标注册人与撤三申请人之间可能的协商渠道,而有的时候,在先商标注册人其实是愿意给在后商标出具“同意书”的;又例如,真正的委托人必须要确定“隐名代理人”不会私下与商标注册人协商,撤回之前的“撤三申请”;有的代理公司使用其员工或者员工家属等个人的名义提出撤三,但当案件进入到了撤销复审阶段时,发现这名员工因为诸如更换工作等原因,联络不上,无法进行撤销复审了。

“撤销三年不使用”事实认定方面的几个问题

一、关于商标的标识:在不改变商标的显著特征的基础上,就“近似的商标”的使用证据是有效的,可以“保住”其商标的注册。

尽管我国《商标法》明确指出,商标注册人就注册商标的实际使用应当规范,不得擅自改变注册商标的标识图样。但是,在现实中,确实有不少企业实际使用的商标标识与注册的核定标识不完全一致。

对此,最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条指出:实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。

也就是说,当发生撤销三年不使用时,商标注册人出具的使用证据上,所显示的商标标识与注册的核定标识,虽然有一定的差异,但只要并未改变商标的显著特征,这种使用证据是有效的,可以认定为注册商标标识的实际使用。

对此的理论依据大约是:

首先,我国《商标法》第四十四条指出了“自行改变注册商标图样”的行为,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标,法条明确,自行改变注册商标图样的行为本身并不必然导致商标注册被撤销。

其次,商标注册人在不改变商标显著特征的基础上使用有略微差异的商标,实质就是一枚与注册商标相近似的商标,注册商标的专用权的保护范围,涉及到与注册商标标识相近似的商标,商标注册人就近似商标的使用,本身不会影响到他人,也没有涉及到公共资源。

其三,商标的本质是通过附属在商品或服务项目之上,向相关公众,尤其是消费者,指示其商品或服务的来源和出处。当两枚商标相近似的时候,会使消费者将两枚商标所表示的商品理解为来自同一家企业。在不改变商标显著特征的基础上,商标注册人实际使用的标志尽管与注册的核定标志不完全一致,其略加变化的标志,仍然可以将标有该“略加变化的商标标识”的商品准确地指向商标的注册人。不妨说,这个时候,消费者已经将略加变化的商标标识与注册商标的标识相混淆了,更不妨说,在消费者看来,他们会将略加变化的标识认定为就是注册的标识,由此,在消费者看来,这就是注册的标识本身在实际使用。

其四,若过分严苛要求商标标识与注册核定标识完全相同,从现实中举证的角度分析也会遇到问题。典型的如:业内公认为发票是证明商标实际使用的“优良证据”,某家企业注册了一枚书法汉字商标,其销售了产品,形成了发票。发票上印有商标的名称,但是,在我国,发票常常是机打发票,有统一的字体,企业出具的机打发票显然无法做到将书法汉字的字体也打印出来,此时,若强调所出现的商标的文字字体与注册商标标识不吻合,不予采纳,肯定是不合理的。与发票类似的情况还有签署的合同书、商品的进出口检验检疫证明等等。

二、关于使用商品:

1)商标注册人在注册核定使用商品中的一项商品上有商标的实际使用,在与该项注册核定商品相类似的商品项目上注册,应被予以维持。

2)若商标注册人出具的使用证据所针对的商品项目,并不是其注册的核定使用商品项目,而是与之类似(并非注册的核定项目本身)的商品,则该商标的注册应被撤销。

3)若撤三为“部分撤销”,具体地针对注册商标核定使用商品中的一项(或几项)。商标注册人应针对该一项(或几项)商品完成举证。如果商标注册人所举证据并非该一项(或几项)商品,而是与该一项(或几项)相类似,则这枚商标就该一项(或几项)商品的注册应被部分撤销。

对此的理论依据大约是:

针对以上所述第1)点:当商标注册人出具了其注册商标在核定使用的一个项目商品上的使用证据后,该商标就该项商品的注册应被维持注册。在维持注册的基础上,该商标的专用权的保护范围包括有类似的商品项目,近似商品上的(受保护的)权利资源实质上仍然属于商标注册人,此时若剥夺该商标就类似商品的注册,没有意义。

针对以上所述第2)点:我国《商标法》第二十一条规定:注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请 。由此可知,一枚商标若使用在不是其注册的核定商品项目上,是实质是一枚未注册的商标的使用。我国《商标法》第五十一条规定:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。只有核定的使用商品项目本身,才可以对应于注册商标的专用权——撤销三年不使用针对的就是这个权利。

注册商标的核定使用商品 与 与核定使用商品相类似的商品,指向不同的概念。注册的核定商品形成的是注册商标的专用权,而与核定商品类似(而非核定的商品)并非其专用权本身,只是其专用权的向外延伸的保护范围。后者指向“商标的保护问题”,前者才真正地指向撤销三年不使用所针对“商标使用问题”。

在撤三案件中,可以接受近似的商标的使用,却不可以接受在类似的商品上的使用的原因,更简单一点讲——前者是(消费者可能混淆的)商标,而后者是(消费者不会混淆的)商品。

商标使用在什么样的商品上,其实质就是在指示这种商品的来源和出处。注册商标只有是使用在其核定的商品上、向消费者指示这种(注册核定的)商品的来源和出处,才是真正意义上的注册商标的使用。从消费者角度看,他们会将略加变化的(近似)商标认定为就是注册的商标,因此,近似商标可以支持注册商标的使用。但消费者却不会混淆商品的种类本身。

所谓的消费者混淆,实质是消费者将标有近似的商标的商品,判定其来源相同或相同,这种混淆的实质是商标的混淆,而不是商品种类的混淆,有正常判断能力的消费者,不可能将“香水”这种商品判断为是“口红”(即使他们是类似的),因此,注册商标若使用在非核定的商品上,即使这种商品与核定的商品类似,该种使用也不会使消费者将核定使用的商品与注册商标相等同,亦即,注册商标没有发挥作用。

针对以上所述第3)点:这一点实质上是具体化了的第2)点。

例证1,某件注册商标的核定使用商品包括“服装、婴儿全套衣、游泳衣、帽”。

*服装与婴儿全套衣构成类似;服装与游泳衣构成类似;婴儿全套衣与游泳衣不构成类似;服装与帽不构成类似。当发生撤销三年不使用时,逐一分析如下:

例证2:甲企业在先注册商标ABC的核定使用商品是“传真机、电话机”,乙企业在后申请注册abc商标,指定使用商品是“复印机(照相、静电、热)”。

*传真机(0903)与电话机(0907)构成类似;复印机(0903)与传真机(0903)构成类似;复印机(0903)与电话机(0907)不构成类似。

乙企业为使自己的abc商标能注册在“复印机”商品上,对甲企业的ABC商标就“传真机”商标提出了撤三申请。这个时候,甲企业应针对“传真机”商品完成举证,如果甲企业只是出具了其商标在“电话机”商品上的使用证据,虽然“电话机”与“传真机”构成类似,甲企业注册的“传真机”也应被撤销,这个时候乙企业的商标可以注册在“复印机”商品上。

例证2中的情况,也对应于本文前面所写的,“撤销三年不使用”,若准确锁定具体的单个或某几个商品项目,基本上会大大提高注册人举证的困难程度,撤三成功的几率也将大大提升。其实,运作“部分”撤销,很多时候也会大大地降低撤三申请人与商标注册人的冲突激烈程度,对商标注册人而言,也可避免全盘失去其注册商标。现实中,确实有不少的注册人,遇到部分撤三之后,发现所提部分商品并非其最为重要的产品,也因此选择放弃举证。

“撤销三年不使用”指定使用商品的几个令人困惑的问题

问题一:总称型名称与具体的产品名称问题

例证:A公司注册了一枚商标,指定商品为“服装、衬衣,裙子,游泳衣”,这枚商标遇到了B公司提出的撤三,B公司的撤三请求专门针对A公司商标的“服装、游泳衣”两项。(B公司在后商标的指定商品是游泳衣,由于服装与游泳衣构成类似,A公司如果能“保住”其“服装”的注册,可以将“游泳衣”也一并保住。)

A企业就“服装”商品举证,其提供的产品销售发票上记录了其产品的品名“衬衣”——“衬衣”就是“服装”的一种。这个时候,A企业的提供的“衬衫”发票,能否被认定为是“服装”商品的实际使用证据?

如果强调了发票上记录的品名不是“衬衫”,那么假如A企业出具的是一幅“衬衫的照片”,照片中的事物,肯定符合“服装”的定义,那么这张“衬衫的照片”能否作为“服装”商品的实际使用证据?

其实,问题1中所举的情况,在多个类别都能找到类似的情况,比如3类的“化妆品”与“口红”等等。

对这个问题,从不同的角度看去,会指向明显不同的说法——

角度一,从消费者的角度看来,衬衫毫无疑问就是服装。如果说,企业所举的其商标在衬衫商品上的实际使用,不构成商标在服装商品的实际使用,这违背了客观的规律以及相关公众的通常认识,由此看来,似乎应该认定其构成使用;

角度二,《类似商品和服务群分表》给出了商品的项目名称,这种项目名称的表述,本身就类似于专利法领域里的“权利要求”那样,意味着权利的范围。名为“服装”确实比名为“衬衫”能得到更大的保护范围,从这个角度看,“服装”与“衬衫”有区别,并且其区别恰恰映衬在“商标专用权范围”之上——而“部分撤三”所追求的价值,也恰恰是“商标专用权范围缩小”,商品品名的不一致,在牵扯到商标专用权范围的重要场合,不应被接受,在撤三案件中,也不应认定其构成使用。

《类似商品和服务区分表》在适用上,纵然是“被参考”,也是“准规定”一般的效力极高的参考。比如,两家衬衫生产企业,所生产的产品一摸一样,都是衬衫,第一家企业将商标的指定商品表述为“服装”,第二家企业则将商标的指定商品表述为“衬衫”。但是第一家企业的商标可以获得从2501、2502、2503、2504、2504、2505类似群的所有商品的保护,而第二家企业却只能得到2501仅一个类似群的保护。显然,第一家企业通过商标注册指定商品的项目名称表述,得到了比第二家企业更大的保护范围。也许有人认为,实质相同的商品,仅因表述的名义不同,保护范围就因此不同,这不合理。但不要忘记,第一家企业将商品表述为“服装”,也意味着其商标要通过比第二家企业“衬衫”更为严格、更为广泛的注册申请阶段的审查。对第二家企业的商标注册申请,只要在2501这一个类似群不存在在先商标,商标局就可以对第二家企业的“衬衫”商品商标予以授权;而第一家企业的商标注册申请,则要通过2501、2502、2503、2504、2504、2505类似群的审查方可通过。从商标申请阶段,“服装”与“衬衫”就不同。商品名称的表述方式与保护范围是直接相关的,在商标专用权面临撤销三年不使用的时候,如果反过来又强调“衬衫”就是“服装”的一致性,显然专用权本身的形成基础不吻合。

问题二:赠品与广告载体商品的问题

例证1,某一家木地板生产企业,在销售木地板的过程中,为促销,为每一个购买其木地板的消费者赠送一瓶“木地板蜡”,这个“木地板蜡”商品本身没有标出商标(只是写明“某某品牌木地板的专用产品”),而这家木地板企业其实就木地板蜡商品有一枚注册商标。后来遇到了撤三案件,这家企业该如何证明其“木地板蜡”商品的实际使用?

例证2,某家儿童英语教育机构,为了达到宣传目的,专门制作了一批彩色气球,上面印有这家英语教育机构的名称以及热线电话,由推广人员将这批气球免费送给公众。假如这家英语教育机构确实将其同名商标注册在了“气球”商品上,又遇到了撤三案件。这家企业的印制气球的合同和推广过程的照片,能否被认定为这家企业的商标针对“气球”商品有实际使用?笔者认为,对这种情况不应认定其构成商标的实际使用。因为在这里的“气球”不是商品,而是其英语教育的广告的载体,消费者在“气球”上看到的商标,本质上,不是“气球的商标”,而是“英语教育机构的商标”。

例证2中的情况在现实中其实很普遍,众多某家企业为了宣传,都会在制作于其主打产品不同的其他产品当做礼品赠送给消费者。例如,某家巧克力企业,安排的促销人员,穿着着印有这个巧克力产品的商标服装,在卖场促销,这个时候,不能认定为这个巧克力的商标被实际使用在服装商品上。

问题三:不在中国销售产品,而只在中国生产加工产品的商标,其纯粹的在中国的生产行为,是否应被认定为“商标的使用”?通常都认为,这构成商标在中国的实际使用。

如果某外国企业,其在外国地区拥有商标注册,但是在中国,这枚商标的注册人不是该外国企业,该外国企业委托中国加工企业生产该外国地区注册的商标的产品,生产之后,全部销往该外国地区。通常认为,中国的加工企业生产行为,不构成对这枚商标中国注册人的侵权。

表面上看,上述的两种情况,都是中国生产企业的生产加工然后出口销售,但一个使用构成商标的使用,一个使用则不构成商标使用上的侵权。两者的关键点是:问题三中所指的情况,商标所涉及到的企业,仅有一家,即商标的注册人,其商标的实质是一枚商标。而第二种情况下,商标所涉及到的企业,为中国商标注册人与外国商标注册人,实为两家,其商标的实质是两枚不同的商标。

恶意抢注的“原罪”不应影响撤三案件的审理

近年来,笔者多次看到,有撤三申请人,在其所提撤三申请书中,指称被申请商标是一枚恶意抢先注册的商标,甚至于其所组织的材料,更像是发起了一次争议,而非撤销三年不使用。也有人持有这种观点:如果一枚商标有着抄袭的“原罪”,在对其撤三申请案件中,对有关使用证据的采信,应当从严。

笔者不同意这种观点,因为,撤销三年不使用这个程序,其设置的意义和目的,不是用来解决商标恶意抢注问题的,在撤销三年不使用案件中,关注这枚商标是否为恶意抢注的问题,不符合商标法就撤三案件的立法精神。

按照我国《商标法》的规定,与注册商标直接相关的民事权利的形成和确认需要经过商标局的核准(实质审查)。该权利被确认之后,就不应被轻易地否定,撤销三年不使用案件的实质是要剥夺商标注册人的民事权利。“剥夺一项权利”不同于“考虑要不要确立一项权利”。行政权力的掌握者、判断者的主观态度,不能表现为“千方百计”地要撤销一件商标,或是“努力争取”对一件注册商标的撤销结果。其判断的出发点,不应被预设在某件商标应被撤销注册的基础上。在商标注册人已经提出证据材料、并且证据材料已经可以形成证据链的情况下,不应基于某种想象中的可能性或凭空猜测的相反情况来否定既有证据的证明力。否则,对于注册商标的权利人来说,就是不公平、不合理的。

“撤销三年不使用”关于实际使用证据的分析

在“撤销三年不使用”案件中,商标注册人应就其商标在指定期间内、针对其注册的核定使用商品实际使用其注册商标,负举证责任。在撤销三年不使用案件中,可谓“证据为王”。商标的实际使用证据,不在于数量,而在于质量。形式和内容适格的证据材料,即使只有1组,其所能发挥的证据效力就可以保住其商标的注册。反之,形式和内容不适格,并且无法形成证据链条的材料,即使是其数量很多,也难以保住其商标的注册。

商标的实际使用应符合“公开、真实、合法”三个原则。证据(或证据链条)需要包含3种因素:商标的标志、商品或服务、时间标志。这三种因素应同时具备,缺一不可。

以下结合《商标审理标准》第六部分之5.3.2“商标使用在指定商品上的具体表现形式”逐一具体分析如下:

一、采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;

分析:这类证据,若为孤证,基本上无法被认定为构成商标的实际使用证据。诸如“产品包装、标签、介绍手册”等,往往没有“时间标志”,或者其时间标志是由使用人自行印制,无法做到证明其生成的时间。其次,诸如“介绍手册、价目表”等,难以证明其使用的“公开性”。“介绍手册”等无法以其自身证明其果真已经被投入了市场、公开使用。

“商品包装”等这一组证据,若为孤证,难以发挥证明作为,但其本身的提交是有积极意义的,至少让判断者了解商标的产品种类以及确实可能有实际使用的事实。若与其他证据相结合,或者参与到证据链条中,更会使商标的使用样态呈现得更为具体、生动、清晰。

二、商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;

分析:这类证据是应对撤三案件的“优良证据”,是企业提前固定相关证据或者应对三年不使用搜集证据,应重点搜集的方面。

1、发票:发票本身可以直接证明商品的被销售了——可以证明“公开”使用;发票本身有时间标志(税务部门印制发票的时间以及发票的开具日期)——可以证明使用的时间;发票上有销售产品的名称——可以证明使用的商品项目和商标。

但是,现实中,发票上存在的问题是:

1)发票上没有商标。

发票上的品名一栏,可以写上商标的文字——尤其是纯文字商标。但是有极其众多的企业,甚至可以说大部分的企业,其开具的发票上都没有商标。一个原本优质的证据,就因为这么一个看似细节的因素,变得没有直接的证据价值:因为一张发票本身,若没有商标,无法证明商标的实际使用。

对企业而言,一定要有“固定商标实际使用证据”的意识,即使不愿做到每张发票上都写明注册商标,也应每隔一段时间,就在发票上至少填写上一次商标。

如果是图形商标,难以用文字来形容,不妨考虑在发票上直接填写图形商标的注册号码。虽然目前在发票上标注注册号码的情况,极其罕见。

如果发票上完全没有商标,需要建立证据链条,比如与写明有品牌的产品销售合同相结合。如果发票与合同,在金额、日期、付款方与买方方面均吻合,即可形成证据链条,证明商标的实际使用。

若提交发票的复印件,最好办理原件与复印件一致的公证。

2)发票上就商品名称的表述与注册的核定使用商品表述不吻合。有的时候,是诸如注册的商品是“服装”,发票上记载的品名是“童装”或者“衬衫”之类的不吻合。有的时候,企业标注的品名甚至只是产品的型号,这更加令发票难以直接发挥证据效力。企业应做到每个一段时间,在发票上填写相关注册的核定使用商品项目。

2、销售合同:这里强调的是销售合同,而非商标使用的许可合同。商标许可合同或者协议,若为孤证,不能证明商标的实际使用。

商标的销售合同本身,若为孤证,同样不能证明商标的实际使用。因为销售合同,不能以其本身证明其被履行了。销售合同往往需要与发票相结合。

同发票一样:合同上一定要写明具体的商标,如果是图形商标,最好将有关图形印在合同上。销售合同上有关品名,最好契合商标注册的商品项目,而不要总是使用诸如产品型号、缩写之类的有可能产生疑义的表述方式。

如果销售合同为复印件,最好也办理原件与复印件一致的公证。

3、商品进出口检验检疫证明、报关单据:上述材料均为通过第三方生成的证据,且基本上都具有“时间、商标、商品”三大举证因素,可谓优良的证据材料。企业只需像对待发票那样,定期关注,将商标的信息填写完整,按照注册核定商品项目填写品名即可。

商品进出口检验检疫证明、报关单据若为复印件,应办理原件与复印件一致的公证。

除了“商品进出口检验检疫证明、报关单据”外,还有诸如,批量产品的抽检质量检验报告,也很有证明力。

三、商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传。

商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明,不被视为商标法意义上的使用。例如:

广告宣传是非常典型的商标使用行为。广告宣传本身的证据形式,包括:报纸、杂志等出版物广告,可以出具报纸、杂志等页面信息,直接证明商标的使用。

广告合同与广告费用发票相结合也可以直接证明商标的使用。广告期一旦过去,就难以证明广告曾经有过的广告形式,诸如灯箱广告、路牌广告等广告形式(这种形式,即使拍摄了照片,也可能被人质疑照片的拍摄时间不在商标局指定的3年期间内),不仅要固定广告合同证据,而且要固定广告合同费用发票证据。如果企业愿意投入,甚至可以考虑定期安排公证人员,拍照公证取证。

现实中,还有一些广告模式,有可能影响其广告材料被认定为商标的实际使用。例如“不写品名、只有商标的照片广告”。在报纸、杂志的图片广告中,只列出商标、而不列明具体的商品的情况比比皆是。

比如,某时尚品牌在杂志上刊登整页广告。广告文字说明仅有商标,此外就是一位模特的照片。模特身穿(2501类似群的)的衣裳、脸上涂抹(3类的)的彩妆、手持(18类的)手提包、头戴(2508类似群的)帽子、脚穿(2507类似群组)靴子、脖子上挂了一串(1403类的)项链、手腕上有一只(1404类似群)的手表,腰间有一条(2512类似群的)腰带。

这种精美的广告,的确醒目地推广了商标标志,但其指定的商品因素却有可能是一片模糊。在广告的受众看来,有可能根本不知道,这则只写有商标的广告,其指向的商品究竟是什么。

现实中,并没有多少家企业,能够同时生产、销售上述照片中的所有的产品。比如,一家企业主要生产18类的手提包,——企业当初拍摄广告画的目的,也是为了宣传18类的手提包。这家企业同时拥有一枚14类的项链商品上的注册商标(但其实这家企业并不生产项链这种产品)。这个时候,如果有人对这家企业的14类的商标提出撤三,这家企业以这幅广告画当做使用证据,就是不妥当的,实质亦构成了某种欺骗。但是,反过来,如果有人对这家企业的18类的商标提出撤三,如果拒绝认定其广告的使用证据效力,又是明显不符合事实的。

如果企业在这种只有商标与模特照片的广告图片以外,再提供其他的证据材料,形成了证据链条,应当认可这种广告作为使用证据的效力。这当然是最理想的情况。

但是,如果企业无法找到其他的适格证据加以证明,只能提供这样的“只有商标的模特广告”,笔者的观点是:也不应完全否认其证据效力,而应当具体问题具体分析。其实,这与广告照片的画面安排有很强的关联。关键要分析到,相关公众,面对这样一幅照片,其所感受到的产品,究竟是什么,如果相关公众,可以辨明产品的种类,那么,这种广告,应当被采信为使用证据。

比如照片中,特别突出了手提包,(其突出的效果甚至是:专门让人看清楚模特手提包上的商标),这种形式应当认定为是手提包商品的实际使用。

又比如,企业在模特照片的下方,除了模特之外,又专门印上一只独立存在的“口红”,这种形式也应当肯定其作为口红广告的证据。又比如,企业在模特照片的下方,专门将模特手上的珠宝,独立地又安排了一副小照片,这种形式也应当肯定其作为珠宝广告的证据。(这种附加单幅独立产品照片的广告手法,对于商品上的商标标识通常很小,诸如珠宝、化妆品、手套等产品,应比较重要。)

除直接的广告外,比较常见的宣传形态还有“冠名赞助”,如果企业名下有很多枚商标,而赞助活动所用的名义仅是企业名称,这种形很难被认定为是商标以广告的形式投入了实际使用。企业的冠名赞助最好以商标的形式出现,必要的时候甚至应当出现商标的图形,比如有企业赞助了一部电视剧的拍摄,在电视剧的结尾,可以安排出现商标的名称以及具体的产品种类。当企业的某一品牌为多元化跨领域的品牌时,最好明晰具体的产品种类。

四、商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料。比较优良的证据形式是“展会的会刊”和参加展览的合同、发票。

这里需要注意的是,若企业名下有多枚注册商标,而企业在展会会刊上,只登记了企业的名称,这种展会会刊证据可能会影响到展会会刊的证明效力。比较妥当的办法是,尽可能通过展会会刊登载商标以及商品的信息。布置站台时,要突出相关的商标标志和商品的种类特点,然后拍摄展会展台的照片,拍摄的角度,除了商标与商品外,最好再包括一些与展会相关的背景,这样可以确定展台照片拍摄的时间。

商标注册人,一定要充分了解到撤销三年不使用这种案件类型,代理公司应该提前向注册人介绍这个重要的法律程序。企业应有“应对撤三”的意识,养成按期固定证据材料的习惯。商标代理组织应尽可能将有关撤三的法律规定充分地提示商标注册人。

如果注册人的地址或者代理组织发生变更,一定要及时向商标局办理变更登记。在之前较长一段时间,对于国内的企业注册人或自然人注册人,商标局《关于提供注册商标使用证据的通知》是直接以挂号信的方式邮寄给注册人——而非注册申请的代理组织。现实中,有不少企业的地址发生了变更(而没有及时在商标局办理注册人地址变更),导致其无法收到商标局发出的这封重要的通知书。有的则是企业签收挂号信的人员不明白这份挂号信的重要性,导致其没有及时应对撤销申请。有的注册人,一直到商标都已经被撤销注册之后很久——连撤销复审的期限都错过了,才惊讶地得知其商标已经被撤销了。

一个小小的细节问题:注册人在面对撤销三年不使用时,有关证据材料最好安排为2套,以备可能发生的撤销复审。

最后,商标注册人不要忘记,面对撤销三年不使用时,还有与撤三申请人协商,这条解决道路。

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